Co w Prawie Piszczy | McDonald’s stracił znak towarowy „Big Mac”
8099
post-template-default,single,single-post,postid-8099,single-format-standard,cookies-not-set,ajax_fade,page_not_loaded,,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive

McDonald’s stracił znak towarowy „Big Mac”

11 stycznia 2019 roku Urząd Unii Europejskiej ds. własności intelektualnej w Alicante (EUIPO), stwierdził wygaśnięcie znaku towarowego „Big Mac”. Urząd wyjaśnił, że McDonald’s nie wykazał w postępowaniu korzystania z tego znaku przez ostatnie 5 lat od wniesienia sprawy w 2017 r.

Sprawa o stwierdzenie wygaśnięcia znaku „Big Mac” jest elementem szerszego sporu pomiędzy amerykańskim koncernem McDonald’s a irlandzką siecią restauracji Supermac. McDonald’s przed długi czas skutecznie uniemożliwiał rozwój sieci restauracji Supermac, zarzucając jej naruszanie znaków towarowych. W odpowiedzi na te zarzuty, w 2017 roku Supermac złożył wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego „Big Mac” – jednego ze sztandarowych produktów McDonald’s – wskazując, że znak nie był faktycznie używany przez 5 lat wstecz od dnia złożenia wniosku.

Efekty postępowania wygaszającego zaskoczyły chyba nawet samego wnioskodawcę – EUIPO stwierdził wygaśnięcie znaku towarowego „Big Mac” w całości. Wydaje się, że intencją Supermaca było znaczne ograniczenie zakresu ochrony znaku „Big Mac”. Jednak nieudolność McDonald’s w wykazaniu, że używa znaku dla oznaczania pochodzenia sprzedawanych przez siebie mięsnych kanapek jest ogromnym zaskoczeniem.

Dlaczego znak towarowy Big Mac został wygaszony?

McDonald zgłosił znak towarowy „Big Mac” w 1996 roku, w trzech klasach dla szeregu produktów i usług, w tym m.in.: kanapek mięsnych, konserwowanych i gotowanych owoców i warzyw, serów, jaj (klasa 29), herbatników, chleba, kawy, musztardy (klasa 30), usług związanych z restauracjami i restauracjami franczyzowymi; przygotowania gotowej żywności; planowania budowlanego i doradztwa budowlanego dla restauracji (klasa 42).

Powszechnie jednak wiadomo, że Big Mac to kanapka mięsna. Znak towarowy „Big Mac” nie był wykorzystywany do oznaczania musztardy, ciastek czy kawy, jaj, serów, mleka, czy usług doradztwa budowlanego. Dyskusyjne jest też, czy znak był używany dla oznaczania usług restauracji, czyli szerokiej działalności McDonald’s.

Wnikliwi zadadzą jednak pytanie – dlaczego znak został wygaszony w całości? Przecież w zakresie mięsnych kanapek nie ma wątpliwości, że znak był używany. Został on jednak wygaszony w całości, ponieważ McDonald’s, w ocenie EUIPO, nie udowodnił tego używania w postępowaniu.

Na dowód używania znaku McDonald’s przedstawił:

  • 3 oświadczenia przedstawicieli McDonald’s w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, w których przedstawiono dane dotyczące sprzedaży kanapek „Big Mac” w okresie od 2011 do 2016 r. i przykłady opakowań kanapek (pudełek), broszur promocyjnych i menu;
  • broszury i wydruki plakatów reklamowych w języku niemieckim, francuskim i angielskim, pokazujące między innymi kanapki z mięsem „Big Mac” i opakowania na kanapki (pudełka);
  • wydruki z lokalnych krajowych stron internetowych;
  • wydruk z angielskiego wydania Wikipedii, zawierający informacje na temat hamburgera „Big Mac”, jego historii, zawartości i wartości odżywczych.

 

Wydział Unieważnień EUIPO po zbadaniu przedłożonych dowodów uznał, że są one niewystarczające do stwierdzenia rzeczywistego używania znaku towarowego:

  • W zakresie złożonych jako dowody oświadczeń podpisanych przez przedstawicieli McDonald’s Urząd stwierdził, że mają one mniejszą wagę dowodową, ponieważ zostały sporządzone przez pracowników i współpracowników McDonald’s;
  • Odnośnie do wydruków ze stron internetowych EUIPO zarzucił, że nie zostały wzmocnione dowodami świadczącymi o faktycznym odwiedzaniu tych witryn, a w szczególności, że zamówienia na odpowiednie towary i usługi zostały dokonane za pośrednictwem strony internetowej przez określoną liczbę klientów, w odpowiednim okresie i na odpowiednim terytorium. EUIPO zauważył też, że z wydruków stron internetowych nie można stwierdzić, czy i jak można dokonać zakupu kanapek oznaczonych znakiem „Big Mac”. Wydruki stron internetowych nie dowodzą również, w ocenie EUIPO, ilości oferowanych i sprzedanych produktów oznaczonych znakiem;
  • Zdaniem EUIPO McDonald’s nie wskazał żadnych dowodów, że przedstawione przez niego materiały reklamowe i broszury były dystrybuowane wśród potencjalnych klientów i prowadziły do potencjalnych lub rzeczywistych zakupów. EUIPO zarzucił również brak dowodów, że przedstawione przez McDonald’s opakowania kanapek Big Mac były faktycznie oferowane w sprzedaży;
  • Odnośnie wydruków z Wikipedii zawierających informacje na temat hamburgera „Big Mac”, jego historii, zawartości i wartości odżywczych, które zostały przedłożone przez uprawnionego, EUIPO zauważył, że wpisy te nie mogą być uważane za wiarygodne źródło informacji. Argumentuje to tym, że mogą być one poprawiane przez użytkowników Wikipedii i dlatego można je uznać za istotne tylko w takim zakresie, w jakim są wspierane przez inne niezależne, konkretne dowody, których zabrakło w niniejszej sprawie.

 

Całościowa ocena dowodów, zdaniem EUIPO, nie pozwala na wyciągnięcie wniosku, bez uciekania się do prawdopodobieństw i domniemań, że znak był rzeczywiście używany w odpowiednim okresie dla wskazanych towarów i usług. Jednocześnie Urząd zaprzeczył, jakoby standard dowodu był nadmiernie wysoki wyjaśniając, że rzeczywiste używanie nie zostało udowodnione w niniejszej sprawie wyłącznie dlatego, iż McDonald’s zdecydował się ograniczyć przedstawione przez siebie dowody.

Jakie wnioski możemy wyciągnąć z unieważnienia znaku Big Mac?

Analiza decyzji EUIPO sugeruje zbyt oszczędną strategię dowodową giganta branży fast-food w postępowaniu przez EUIPO. McDonald’s z pewnością odwoła się od tej decyzji, a postępowanie odwoławcze pokaże, czy EUIPO nie narzuciło mimo wszystko zbyt wysokich wymagań. Co więcej, w kwietniu 2018 roku EUIPO zarejestrował na rzecz McDonald’s kolejny znak towarowy „Big Mac” o zbliżonym zakresie ochrony. Decyzja EUIPO w tej sprawie nie oznacza zatem, że konkurenci będą mogli od teraz dowolnie korzystać z nazwy „Big Mac” dla swoich kanapek.

Kazus Big Maca pokazuje, że zgłaszanie szerokiego wykazu towarów i usług to strategia na krótką metę. W każdej chwili bowiem inny przedsiębiorca może powiedzieć „sprawdzam” i złożyć wniosek o wygaśnięcie znaku. Wtedy my, w postępowaniu przed EUIPO, będziemy musieli wykazać, że w takim szerokim zakresie z tego znaku korzystamy albo pogodzić się z utratą ochrony na polu, które i tak nie było używane, ale za którego utrzymanie w wyłączności mimo to przez lata płaciliśmy.

Wniosek o stwierdzenie wygaśnięcia znaku towarowego to niewątpliwie ważny wentyl bezpieczeństwa w systemie ochrony unijnych znaków towarowych. Jeżeli przedsiębiorca przez 5 lat nie korzysta ze swojego znaku, w publicznym interesie jest tę wyłączność wyeliminować. Historia znaku Big Mac okazała się jednak przewrotna – pomimo korzystania z niego – czego wszyscy byliśmy przecież przez lata świadkami – uprawniony nie był w stanie wykazać tego w postępowaniu i utracił wyłączność.

 

Autor: Małgorzata Paja

CONSULTANT / LEGAL DEPARTMENT

malgorzata.paja@olesinski.com

Zaproponuj znajomym
Brak komentarzy.

skomentuj